Quando nos deparamos com uma disputa judicial (ou até mesmo administrativa) envolvendo duas ou mais marcas, a solução não será definida com base na sua beleza, no investimento realizado em marketing ou muito menos no branding.
A solução, obrigatoriamente, passará por critérios legais, ou seja, por critérios que estão previstos na legislação de propriedade industrial brasileira. Mais especificamente, na Lei nº 9.279/96.
Isso quer dizer que, por mais bonita, atrativa e bem-conceituada que uma marca seja entre os consumidores, se o empreendedor não seguiu a lei, e não a registrou no INPI, corre sérios riscos de não poder utilizar a marca a partir dessa disputa judicial.
Consequentemente, todo tempo e dinheiro investido na criação, no marketing e na experiência da marca para os clientes, terão sido em vão.
Isso se agrava quando o caso envolve as chamadas marcas fracas.
Para entender como isso funciona, vamos começar do conceito do que é marca até chegarmos à decisão da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a coexistência de duas marcas para produtos semelhantes, por serem consideradas como marcas fracas.
Ao final, conheceremos uma solução para criar marcas fortes, registráveis e exclusivas.
Vamos lá?
Nesse artigo nós vamos nos ater, exclusivamente, ao que a legislação brasileira considera como sendo marca.
Estabelecido esse ponto de partida, em um conceito próprio (nas minhas palavras!), podemos dizer que marca é um sinal, ou conjunto de sinais, que o empreendedor utiliza para identificar seu produto ou serviço e, ao mesmo tempo, diferenciá-lo dos demais concorrentes, de maneira que o consumidor saiba sua procedência, conteúdo e qualidade e possa tomar sua decisão de escolha sem ser confundido ou induzido a erro.
Esse conceito tem como base aquele adotado pela Organização Mundial do Comércio (OMC), que assim conceitua marca:
“Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas.”
Já a Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) não define exatamente o que é uma marca, mas dá características do que seja e determina os critérios para seu registrono no INPI.
Encontramos essas características no artigo 122:
Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.
A lei, portanto, estabelece que marcas são sinais visualmente perceptíveis.
Já falamos sobre Marca e sua Proteção Jurídica nesse vídeo.
O que chamo atenção, nesse momento, é justamente para a parte final do artigo 122: proibições legais.
Mas antes, vamos falar um pouco sobre o registro da marca.
O empreendedor que é consciente de seus direitos, sabe que somente uma marca registrada no INPI lhe trará direitos de propriedade.
Isso está bastante claro na lei:
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...)
E por qual razão o empreendedor quer ser proprietário da marca?
Bem, existem algumas boas razões para isso... mas vamos ficar apenas naquela que complementa o artigo 129: uso exclusivo em todo o território nacional.
A partir do momento que o empreendedor se torna titular da marca (seu proprietário, se assim quiser chamar), ele passa a ter o direito exclusivo de usá-la para o seu produto ou serviço em todo o Brasil, podendo impedir que concorrentes usem marcas iguais ou semelhantes que possam confundir o consumidor e causar-lhe prejuízos nos negócios.
Vamos pensar no seguinte para entender essa situação:
No atual cenário econômico, onde muitos serviços e produtos são adquiridos por meio digital, um prestador de serviços sediado no Rio Grande do Sul, por exemplo, pode prestar serviços para clientes em Manaus. Ou um alfaiate de Salvador pode vender facilmente, através de um perfil no Instagram, roupas para clientes em Curitiba.
Sendo titulares das suas respectivas marcas, tanto o prestador de serviço do Rio Grande do Sul, quanto o alfaiate de Salvador, podem promover medidas extrajudiciais e judiciais que impeçam que seus concorrentes anunciem marcas iguais ou semelhantes àquelas já registradas, não importa em que lugar do Brasil estejam usando.
Lembrando que esse registro da marca, e consequente direito de exclusividade, é válido por 10 (dez) anos, podendo ser renovado sucessivamente enquanto houver interesse do titular ou seus sucessores.
Exatamente isso que você leu!
Ao registrar uma marca no INPI, a partir de sua concessão, o empreendedor é titular do registro pelos 10 anos seguintes, e poderá renovar esse registro por mais 10 anos, sucessivamente.
Porém, como alertado anteriormente, o artigo 122 diz que, para uma marca ser registrável, ela não pode estar compreendida nas proibições legais.
Nesse ponto é que muitos empreendedores caem nas chamadas marcas fracas.
Nas palavras do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino:
“(...) marcas evocativas, também chamadas de sugestivas, que, embora não sejam meramente descritivas, fazem clara referência aos serviços ou aos produtos por elas designados. São as chamadas marcas fracas, que, conquanto apresentem distintividade, carregam consigo a indicação do tipo de produto ou serviço a que se referem. O consumidor, ao se deparar com a marca, identifica quase que instantaneamente qual o seu objeto. São marcas minimamente inventivas, que não demandam, como regra, grandes investimentos na construção de identidade perante o mercado consumidor.”
Simplificando, marcas fracas são aquelas que tem pouca ou quase nenhuma distintividade. Já falamos sobre o requisito de distintividade nesse vídeo.
O professor Marcelo SCUDELER[1], ao abordar o tema de marcas genéricas (ou evocativas) ensina:
“São, em regra, expressões que guardam relação direta com o produto identificado e, por isso, são despidas de exclusividade, na medida em que o seu titular não pode expropriar do patrimônio público termos de uso necessário, comum e vulgar (...).”
É preciso, então, que o empreendedor, por si próprio ou por meio de profissional de criação que tenha contratado, realize um trabalho intelectual de forte inventividade e inovação, que torne aquele sinal (marca) realmente distintivo e único no mercado.
Com base nesse conceito de marcas fracas é que a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, no Recurso Especial nº 1.845.508[2], considerou que as marcas Vitacin e Vitawin não possuem o direito de exclusividade de uso.
Para o relator do caso, ministro Paulo de Tarso Sanseverino:
“Se a ninguém é dado registrar o nome genérico, não pode a recorrente, valendo-se de um nome muito próximo ao genérico, pretender impedir outros de registrarem nomes semelhantes.”
O processo criativo da marca bem estruturado é aquele que, além dos retornos de marketing e branding almejados, traga também segurança jurídica ao empreendedor.
Essa segurança jurídica se dá através de uma marca forte que possa ser registrada no INPI e que, principalmente, essa marca registrada garanta ao seu titular, o direito de uso exclusivo em todo o território nacional.
A Lei nº 9.279/96 tem extensa proteção aos consumidores e é obrigatório que essa proteção seja observada pelo(a) empreendedor(a) e, principalmente, pelos profissionais criativos contratados para a criação da marca e da identidade visual do negócio como um todo....
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